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Jun 16, 2023

Un semplice caso su una valigia: la Corte Suprema rivisiterà la legge sugli oggetti brevettabili?

What inventions are patentable? There are a number of requirements but perhaps

Quali invenzioni sono brevettabili? Esistono numerosi requisiti, ma forse il più fondamentale è se puoi ottenere un brevetto sul tuo tipo di invenzione. Se, secondo lo statuto in questione, la tua invenzione non è un "processo, macchina, fabbricazione o composizione di materia nuova e utile...", allora sei sfortunato. Ad esempio, nel 2007 il Circuito Federale ha ritenuto che una richiesta diretta a un segnale elettromagnetico di per sé non fosse ammissibile al brevetto perché il segnale rivendicato non era un processo, una macchina, una fabbricazione o una composizione della materia. Dato che la sezione in questione è lunga solo 36 parole ed è così enfatica, saresti perdonato se pensi che ci sarebbe poca giurisprudenza che affronta argomenti brevettabili a parte il valore anomalo precedentemente descritto. Tuttavia, la Corte Suprema ha avuto altre idee.

Nel caso Chakrabarty del 1980 era in discussione la brevettabilità di un organismo geneticamente modificato. In tale sede, la Corte ha citato la storia legislativa del Patent Act, indicando l'intento del Congresso secondo cui gli argomenti brevettabili dovrebbero "includere qualsiasi cosa sotto il sole prodotta dall'uomo". Chakrabarty ha rappresentato il culmine dell'approccio espansivo della Corte e la Corte non ha rivisitato quest'area del diritto per circa 30 anni. Quando la Corte lo ha fatto nel caso Bilski, era in questione un reclamo "diretto a" un metodo di copertura del rischio nel commercio di materie prime. La Corte ha ritenuto che il test di lunga data del Circuito Federale per l'ammissibilità degli oggetti brevettabili non fosse il test esclusivo. Bilski ha dato il via a tutto perché la Corte di Mayo ha successivamente ritenuto che una richiesta che recitasse un metodo di test medico fosse "diretta a" una legge di natura non ammissibile ai brevetti. Myriad è stata poi la Corte a sostenere che una richiesta che citava una sostanza naturale isolata era "diretta a" un prodotto della natura non ammissibile ai brevetti. Infine, la Corte nel caso Alice ha ritenuto che una richiesta che recitasse un metodo di implementazione computerizzata di una transazione intermediata fosse "diretta a" un'idea astratta non ammissibile ai brevetti.

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se l’argomento in questione in Mayo, Myriad e Alice rientri in una sorta di eccezione implicita ai processi, alle macchine, ai manufatti o alle composizioni della materia recitati nello statuto. Tuttavia, il giudice Clarence Thomas, normalmente un testualista dichiarato, ha riconosciuto nel caso Alice che la Corte aveva letto eccezioni implicite nello statuto per oltre 150 anni e lo ha prontamente fatto di nuovo. In un articolo derivante da una presentazione che ho fatto all'ACC nel 2021, mi sono chiesto se le eccezioni implicite di Alice al linguaggio statutario fossero in conflitto con alcuni dei casi recentemente decisi dalla Corte secondo cui non esistono eccezioni implicite al linguaggio degli statuti civili.

L'uso precedente delle virgolette attorno alle parole "diretto a" non è un'affettazione ma piuttosto la chiave dell'intera questione. Nello specifico, le rivendicazioni in questione nei casi Mayo, Myriad e Alice non riguardavano argomenti brevettabili. E qui sta il problema: i tribunali, gli esaminatori di brevetti, i professionisti, gli inventori e le parti in causa hanno in molti casi avuto difficoltà a identificare le rivendicazioni che riguardano argomenti idonei ai brevetti. Ad esempio, un comitato en banc del Circuito Federale ha recentemente negato la riesame di un caso in cui si sosteneva che un reclamo che recitava un metodo di diagnosi medica era diretto a una legge di natura non ammissibile ai brevetti. Tuttavia, la decisione comprendeva quattro distinti consensi e quattro distinti dissensi. Vanda, tuttavia, era contraria alla tendenza generale verso un approccio restrittivo nei confronti degli argomenti brevettabili. Lì, il Circuito Federale ha ritenuto ammissibile al brevetto un'affermazione "rivolta a uno specifico metodo di trattamento per pazienti specifici che utilizzano un composto specifico a dosi specifiche per ottenere un risultato specifico". Nonostante il chiaro requisito di specificità di Vanda, l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) ha assunto la posizione secondo cui una rivendicazione che cita un metodo di test medico, come la rivendicazione in questione nella causa Mayo, è diretta a un oggetto ammissibile al brevetto se la dichiarazione recita una fase di trattamento generica. Mentre alcuni sostengono che tale posizione sia lodevole come ritorno a un approccio più espansivo alla materia brevettabile, la logica dell'USPTO sembra a prima vista essere in conflitto con Vanda.